2023-09-04 09:44:58 在进行海外专利申请时，企业有时会遇到这样情况：针对一个技术方案，分别进行了美国专利申请和中国专利申请，却仅有一个获得了授权。明明是同一个技术方案，为何授权结果并不相同呢？这是因为专利申请的确权结果除受技术方案本身的新创性影响外，还与各国的专利审查制度息息相关。下面我们以中、美专利规定出发，谈谈二者在新创性审查方面的区别。
美国专利申请和中国专利申请新颖性的判断标准 中国《专利法》第22条第2款规定：“新颖性，是指申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过，或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”。
可见中国专利审查中对新颖性的判断标准主要体现在：
美国专利法35 U.S.C. 102(a)款规定的“新颖性与现有技术”
35 U.S.C. 102(a)(1)规定（译文）：“发明人应享有专利权，除非主张权利之发明在其有效申请日之前已经获得专利，在出版物中已有描述，或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知。”35 U.S.C. 102(a)(2)规定（译文）：“发明人应享有专利权，除非主张权利之发明在根据第151条所授予的专利中，或者在根据第122（b）条而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述，而在此情况下，该专利或专利申请之署名为其他发明人，且在该主张权利之发明的有效申请日之前已经有效提出申请”。根据美国102(a)款规定的法条，美国跟中国一样，现有技术也会影响新申请的新颖性。此外，基于上述102(a)(2)的规定，对于某个专利申请来说，其他申请人在其申请日（后文简称“目标申请日）前提交了申请，也会对该专利申请的新颖性产生影响。其中，“其他申请人在其申请日前提交了申请”包含了其他申请人在目标申请日前申请，后公开”这一情况。因此，虽然美国没有直接提出”抵触申请“的概念，但是存在与中国”抵触申请“相似的情况。
美国专利申请和中国专利申请创造性的判断标准 我国《专利法》第二十二条第三款对“创造性”进行了界定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。中国审查员进行创造性审查时通常采用三步法：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。其中，最后一步的实操尺度不算非常明确，常常能看到，审查员在确定了某个区别技术特征后，在未检索到该区别技术特征的对比文件基础上，用一些固定话术来否定创造性。比如，“该区别技术特征是常规技术手段”“该区别技术特征是公知常识”“本领域技术人员为了解决.技术问题，该区别技术特征容易想到”。美国专利法103条(a)款规定： “一项发明，虽然并未在102条所述的情形中被完全一致地描述或公开，如果其整体与现有技术的差别甚微，该发明在完成之时，对于该领域的普通技术人员而言是显而易见的，那么将不被授予专利”。美国专利审查在认定申请发明的区别特征被现有技术公开或教导时，对相关的证据和论证提出了更高标准，也就是说，在美国专利审查中，要给出“显而易见”这一结论，是需要有检索支撑的，基本上权要中的特征都被对比文件公开了，在这个公开的基础上，才会认为结合所有对比文件，权要保护的方案是显而易见的。总的来说，比较中美创造性审查，实质上存在诸多相同之处。但在最后得出是否有创造性的结论时，从某种程度而言，相比于中国专利审查，美国专利审查需要充分的检索支持，其审查尺度更统一。
对于中美专利判断标准差异的思考 相应的，面对两国的审查差异，答复的应对方式也不同。应对美国专利的答复，需要申请人将各个对比文件与权要中的特征进行仔细的对比，以明确对比文件是否能够完全对应权要中的特征，以及对审查员的结合逻辑进行分析，以确认结合来评价权要的创造性是否合理。如果对比文件与特征不对应、或者结合不合理，自然可以抗辩应对。但是，应对中国专利的答复时，除了仔细对比以外，还需要根据审查意见得出结论的具体说法来指定相应的答复策略。比如，对于“公知常识”“容易想到”的审查评述，结合审查逻辑是可以据理力争。我们再回到起初的那个问题，为什么同一个技术在不同国家申请，结果会不同？这是因为两国在创造性审查实操上的不同，所以申请人在申请和答复时，都需要结合这些差异有的放矢。 |
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