基于美国专利的续案制度,很多申请人提出过这样的疑问:既然续案有如此重要的用处,那可以随时随地申请续案,不停优化专利保护范围吗?
对此,我们的答案是:只有母案处于“活着”的状态,申请人才能灵活地运用续案。
为了更好的帮助大家明白这个答案,我们特别整理了一篇详细解答的文章,从母案“活着”是什么;如何延长“活着”时间;具体实操建议三个方面入手,让大家了解续案的相关知识,帮助企业更好的保护产品/技术。
一、母案处于“活着”的状态是什么意思?
根据美国专利法的规定,续案递交的时间是在先申请处于未决状态。也就是说,在先申请处于未放弃或未授权的状态下,母案即处于“活着”的状态。
要注意的是,这项规定中注明的是“在先申请”,在先申请包含了首次递交的申请(即母案),还包括首次递交之后的续案。续案可以基于母案提交续案,也可以基于续案再续案。只要在先申请中有一个申请处于未决状态,母案就处于“活着”的状态,申请人就可以继续进行续案申请,且所有续案申请均可同享母案的申请日。
因此,当对专利的未来价值或深远布局还不甚明晰时,可以通过提交续案以维持母案的存活状态,以便后续重新构建专利布局。
二、怎么做才能让母案“活着”的时间足够长呢?
把控续案递交的时间、临时间绝限再递交续案是一个不错的方式。此外,还有一个重要因素往往是申请人容易忽略的:审查过程对维持案件状态的作用。
纵观整个美国专利申请流程,OA答复流程位于中间环节,OA答复流程结束的时间与续案提交的时间有着密切的关系,控制OA答复流程的时长,一定程度上影响续案的递交期限。而且,OA答复的灵活性和可操纵性较强,通过OA答复来延长审查过程、进一步延长母案“活着”状态的实用性也很强。
需要说明的是,并非所有续案都需要控制答复时间来延长“活着”的时间,这需要结合续案的作用来判断。例如,有些续案是因为特殊理由(比如:打击竞争对手的产品)申请的,可能越快授权越好。
在具体的实操过程中,如何合理处理答复,延长审查过程,以达到维持母案存活的目的呢?
我们可以从以下三个方面入手:
第一方面,掌握好答复尺度
在答复的过程中,既不能完全克服审查意见中提出的所有缺陷(可能获得授权,致使申请流程结束),也不能随意答复(可能被驳回),因此,需要申请人掌握好答复尺度:
(1)答复时能抗辩的地方尽量抗辩,但是不能“硬辩”。比如,某个特征跟现有技术差不多,如果答复中强行去争辩不同,那审查员下驳回决定概率很高。
(2)如果不能抗辩,需要提取特征来体现与现有技术的不同。提取的原则很简单,就是保证提取的特征范围不能过小,并且现有技术确实没有披露或者没有启示,后续可以通过一步步缩小范围来维持答复状态,尽量让审查过程持续的时间足够长。
第二方面,尽量延迟递交答复稿的时间
为了延长审查过程,除了可以在处理答复的实质内容时多下功夫以外,推迟答复的递交时间也可以在一定程度上延长审查过程。我们在处理答复时,可以根据最终的递交期限合理安排时间,在最终期限前递交即可。
不过,并不是每个答复都需要卡在最终期限前递交。关于递交的最终期限,还需要注意延期费用问题。
例如,非最终审查意见(Non-Final Rejection,NFOA)和最终审查意见(Final Rejection,FOA)的答复期限若是超过3个月,需要缴纳延期费,且只能延期3个月,即最长答复期限不超过发文日起6个月。此外,若是FOA答复未能使得专利处于可授权状态,审查员一般在申请人答复FOA之后30天以内酌情发出Advisory Action(AA),AA程序相当于FOA程序的一部分,所以还需要AA答复的期限。
总的来说,并不是每一个答复都应该压在最后的”deadline“递交,我们还是需要根据实际情况来决定答复递交的时间。
第三方面,通过判断FOA的终局性来延长审查流程
上述两个方面的内容是较为常用的通过处理答复来延长审查过程的方法,此外,我们还需要注意判断FOA的终局性,即该审查意见通知书是否能够作为FOA下发,若不能,申请人可以请审查员撤回FOA并重新下发NFOA,从而延长审查过程。
结论
答复在美国专利的审查过程中尤为重要,也是申请人在递交申请后可以对申请的保护内容进行主观控制的环节。通过对答复的适当把握来延长审查过程,无疑于给申请进行充电,使申请维持存活状态,力争实现该保护专利的最大价值。